¿Qué debemos tener en cuenta a efectos de uso efectivo de una marca en la Comunidad Andina?

abril 2022

No utilizar una marca de manera seria y efectiva por parte de su titular puede tener graves consecuencias. Una de ellas, y la más perjudicial, es la declaración de ausencia de uso efectivo, que conlleva consigo la declaración de nulidad de la marca y su correspondiente cancelación como tal en el Registro.

Recientemente esto es lo que ha ocurrido con una marca colombiana que la Superintendecia de Industria y Comercio del país consideró que no se estaba haciendo uso de la misma, frente a la acción de cancelación por no uso presentada por un tercero.

Como nos encontramos en el seno de la Comunidad Andina, la norma a la que acude la oficina es la Decisión 486 del Régimen Común de la Propiedad Intelectual, en cuyo artículo 165 se prevé que una marca podrá ser cancelada cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado en (al menos) alguno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie esta acción de cancelación.

Textualmente, dispone que «la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá́ solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá́ iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa».

En este caso, se presenta una acción de cancelación por no uso de una marca y, para valorar si efectivamente esta falta de uso debe suponer la cancelación de dicho signo distintivo, la oficina analiza todas las variantes o facultades de este concepto.

1. Cumplimiento de obligación de usar la marca:

Dentro de esta primera facultad, existen dos variantes:

La positiva: que se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene para usar, ceder y conceder licencia sobre el signo; y

La negativa: que se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene para prohibir que terceros no autorizados hagan uso del signo, así como de oponerse al registro de signos idénticos o similares.

2. Criterio cuantitativo y criterio cualitativo del uso de la marca:

Además del concepto anteriormentel mencionado, también son objeto de análisis por parte de la Supertintendencia los criterios cuantitativo y cualitativo del uso de la marca. De este modo, la resolución establece unos parámetros basados en una decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para orientar la determinación del uso de la marca en la forma y cantidad propia de la naturaleza de los productos o servicios que esta identifica, en virtud de los cuales:

  • «El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. Al tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

  • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no son prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional competente o el Juez competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

  • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.»

3. Criterio temporal

Como ya hemos mencionado, el criterio temporal es de tres años. Es decir, la acción de cancelación de una marca podrá prosperar cuando esta no haya sido utilizada –sin motivo justificado– en alguno de os Países Miembros durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Europa que, para la concurrencia de la falta de uso basta con que la marca no haya sido utilizada durante cinco años desde su registro.

4. Carga de la prueba

Por último, recalca la oficina la carga de la prueba de dicho uso efectivo que, según el rtículo 167 de la Decisión 486, corresponder al titular de la marca, dentro de la acción de cancelación promovida contra su registro. Cuestión sobre la que también se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en tanto:

«La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá́ las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria. Asimismo, estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada»

Por lo tanto, como vemos, queda claro que no basta con tener una marca y registrarla, sino que es necesaria su explotación comercial para que la misma (y los derechos inherentes a ella) perduren en el tiempo.

Puedes consultar la resolución completa aquí.

Eduardo Zamora | Sara del Río