La protección legal de una fragancia a través de la Propiedad Intelectual e Industrial

noviembre 2021

Un perfume es un signo más de nuestra identidad. Un accesorio fundamental del que no solemos olvidarnos antes salir de casa. Un olor que nos transporta, en la gran mayoría de casos, a momentos, recuerdos y personas. No obstante, no debemos olvidar que, al fin y al cabo, una fragancia también es una fórmula creada a partir determinados elementos combinados cuyo resultado final es un producto: el perfume en cuestión.

Esto nos lleva a pensar en su protección legal y en la de sus creadores, así como en la modalidad más adecuada para salvaguardar sus derechos de Propiedad Intelectual. Cada fragancia existente en el mercado se caracteriza de manera individual según la fórmula utilizada por el o los autores de la misma; esto es, por su olor. Pero, además, también por su marca.

Todas las fragancias van precedidas de un nombre que generalmente se registra como marca denominativa, figurativa o mixta. Incluso, en determinados supuestos en los que el envase del perfume en cuestión cumple con los requisitos legalmente establecidos para ello, se consigue que este se registre también como marca tridimensional. Hasta en ocasiones el propio packaging del producto, a través del diseño industrial. Aspecto que se utiliza en determinados supuestos como alternativa a la marca envase.

¿Es por tanto la perfumería un sector que puede ser protegido a través de todas las ramas de la Propiedad Industrial e Intelectual?

En cuanto a Propiedad Intelectual…

DERECHOS DE AUTOR:

Aunque no es una protección sencilla de conseguir cuando hablamos de fragancias, existen pronunciamientos al respecto que posibilitan la salvaguarda de los derechos de autor de los perfumistas.

Como ya sabemos, el artículo 10 de la LPI define lo que es una obra a efectos legales y cuenta con una lista enumerada de lo que a título de ejemplo podemos considerar «obra». Recalcamos el término ‘a título de ejemplo’ ya que se trata de una lista de carácter enunciativo y no de una lista cerrada. Con lo cual, en un principio, una fragancia no tiene por qué considerarse excluida de dicha lista, sino que habrá que analizar si a efectos de los requisitos recogidos en la normativa un perfume cumple con los requisitos de una obra.

De lo que no cabe duda es que el proceso de creación de un perfume es un proceso creativo de naturaleza intelectual en el que los perfumistas, tras una ardua búsqueda de combinaciones, seleccionan entre diversas opciones olfativas posibles, las más adecuadas para obtener una fragancia. De este modo, el proceso no parece muy diferente al que cualquier otro artista realiza en la concepción de su obra (ya sea literaria, arquitectónica, científica, etc.)

No obstante, y aquí viene lo complicado, es estrictamente necesario que el perfume en cuestión cumpla el requisito de la originalidad, exigido por la LPI. Esto es, solo los perfumes originales son susceptibles de ser protegidos por los derechos de autor.

Evidentemente, el hecho de considerar si un perfume es original o no, es una tarea complicada que en los Tribunales ha propiciado diversas opiniones.

Por ejemplo, el argumento del carácter perecedero e inestable del perfume una vez destapado el frasco, que comienza a evaporarse, se degrada y termina por desaparecer, ha sido utilizado por parte de la doctrina y de la jurisprudencia como arma arrojadiza en contra de los intereses de la industria del perfume y, por lo tanto, a favor de la tesis en virtud de la cual el perfume no debería protegerse por los derechos de autor.

Sin embargo, a contrario sensu, otras sentencias corrigen esta tendencia y no solo señalan que ambos criterios son irrelevantes desde el punto de vista de los derechos de autor, sino que también recuerdan que, concluida la ejecución de una obra musical, nada queda cuanto el viento se ha llevado las últimas notas de la melodía y, en cambio, nadie pone en duda que una sinfonía sea una obra susceptible de protección por los derechos de autor[1]

En el caso Kecofa vs. Lancôme, el Tribunal analiza un supuesto de una presunta infracción de derechos de autor en el que concluye que

A. el olor de un perfume puede cumplir los criterios establecidos por la LPI para considerarse obra, pese a que solo pueda percibirse a través del olfato;

B. se distingue entre la fragancia de un perfume y su fórmula/líquido, comparándolo con el papel de las páginas de un libro que no son materia de protección por derechos de autor, mientras que el contenido del libro sí;

C. el requisito de originalidad supone que no puede otorgarse protección a un perfume que reproduce con exactitud –por ejemplo– la fragancia de las rosas, se considera necesario que el perfumista agregue su toque personal;

D. ello no significa que una obra tenga que ser absolutamente nueva, sino que el autor debe haber aplicado su propia creatividad a la misma.

Algunas recomendaciones que sugerimos expertos en la materia en relación con la protección de una fragancia a través de esta figura de la Propiedad Intelectual, es la realización de un buen proceso de documentación durante la creación del perfume. De este modo, si una vez obtenida la fragancia esta ofrece similitudes con otra ya existente, tendremos las pruebas de cómo se ha llegado a la obtención del olor en cuestión, que puede ser una combinación creativa diferente a la utilizada por la ya existente.

En cuanto a Propiedad Industrial…

PATENTE:

Aunque esta modalidad puede parecer en un principio atractiva y hasta apropiada para proteger la fórmula mediante la que se ha obtenido el olor que conforma un perfume, lo cierto es que la consecución de una patente para una fragancia tendría dudosa efectividad.

En primer lugar, resultaría hartamente complicado conseguir su registro ya que sería necesario cumplir con los tres requisitos legalmente establecidos para proteger una invención: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial.

Realmente, no se está solucionando ningún problema ni cumpliendo con ninguna función técnica que aporte novedad alguna al estado de la técnica en ningún ámbito concreto. Y, en todo caso, además, lo que podría llegar a ser objeto de protección sería la fórmula como tal mediante la que se ha obtenido el olor, pero no la fragancia o perfume en cuestión, ni el olor propiamente dicho.

Ello además nos obligaría a revelar el proceso mediante el cual hemos llegado a la consecución de dicha fragancia y permitiría a futuros competidores utilizarlo a su favor, ya que la duración de la patente es de un máximo de 20 años. Con lo cual, la figura de la patente para una fragancia sería más bien descartable si buscamos una buena protección de nuestro perfume a nivel legal.

MARCA DENOMINATIVA, FIGURATIVA O MIXTA:

Esta es una de las opciones más extendidas en el sector perfumero para proteger las fragancias. En ocasiones, se opta por proteger únicamente el nombre del perfume (marca denominativa), otras veces –aunque en menor medida– se opta por la protección de un dibujo, figura o logo (marca figurativa); y, cuando se busca un nivel de protección más amplio, las empresas deciden decantarse por una combinación de ambas (marca mixta). Esta última es la opción más predominante en el sector.

La mayor ventaja de elegir cualquiera de las opciones de los diferentes tipos de marcas existentes es que su protección puede ser ilimitada (mediante prórrogas cada 10 años). Consecuentemente, esto permite obtener una exclusividad frente a terceros durante toda la vida de la marca.

MARCA TRIDIMENSIONAL:

Otra opción es la marca tridimensional. Aunque no es una opción sencilla de conseguir, cuando el frasco o envase del perfume en cuestión adquiere un cierto e importante nivel de distintividad es posible llegar a proteger como marca el propio frasco.

El objetivo principal sigue siendo identificar y diferenciar un producto o servicio en el mercado de los de la competencia. Es una manera de reconocer los productos utilizando principalmente el sentido de la vista. No obstante, estos factores (distintividad e identificación y diferenciación del producto o servicio) no son tarea fácil ya que no siempre se puede proteger la forma del producto mediante esta modalidad de la Propiedad Industrial.

Si bien, es un tipo de marca que tiende a querer utilizarse mucho en el sector de la perfumería ya que permite a los usuarios que no necesiten leer el nombre de la marca para reconocerla, porque la propia forma del envase ya hace que estos dsintingan de de qué marca se trata y cuál es el origen empresarial del producto.

Algunos ejemplos de ello son el frasco de la fragancia Davidoff Cool Water (MUE 014297048) o el frasco del perfume “Bad Boy” de Carolina Herrera, firma perteneciente a la referente española de moda y belleza PUIG, cuyo catálogo de marcas habla por sí solo.

DISEÑO INDUSTRIAL:

La alternativa que suele utilizarse por parte de las empresas cuando no consiguen registrar el frasco de su perfume como marca tridimensional, es el diseño industrial. En este caso, el objeto principal no es identificar y distinguir el origen empresarial de la fragancia, ni tampoco se requiere que el frasco haya adquirido una distintividad, sino que lo que se protege es la apariencia estética de producto; esto es, su ornamentación: forma del artículo, rasgos bidimensionales como líneas, colores, etc.

En este caso los requisitos son la novedad y la singularidad y es una de las opciones legales a efectos de protección de derechos de propiedad intelectual más utilizadas en la industria perfumera. Sin embargo, a diferencia de una marca, la protección de un diseño industrial tiene un límite de 25 años.

Dos ejemplos de esta opción son los perfumes de Lancôme: ‘Magnifique’ e ‘Idôle’. En el primer caso, se protege a través del diseño industrial el packaging de la fragancia (diseño comunitario nº 000768031-0001); y, en el segundo, el frasco (diseño comunitario nº 005631835-0002).

MARCA OLFATIVA:

Aunque parece la tipología de marca más lógica para proteger un perfume a efectos de Propiedad Intelectual, todavía es –por el momento – una figura muy reciente con no demasiada trayectoria.

Tras la transposición de la Directiva UE 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, tuvo lugar una evolución del concepto tradicional de marca, lo cual incluye en el catálogo de tipología de marcas a las no visuales; entre ellas, las marcas olfativas.

Una marca olfativa es el uso de un olor, fragancia o aroma como rasgo distintivo y diferenciador exclusivo de un producto. De este modo, el olor para nuestro olfato, sería como un logotipo para nuestra vista: el encargado de identificar el origen empresarial del producto y de diferenciar la marca en cuestión en el mercado del resto de la competencia.

Los requisitos –teóricamente hablando– son los mismos para la marca olfativa que para cualquier otro tipo de marca, es decir, distintividad y que el consumidor logre identificar (en este caso con el simple aroma) el origen empresarial del producto/marca en cuestión, así como su representación ante el Registro. Sin embargo, dada su especial dificultad de representación en el Registro, todavía no existen marcas olfativas concedidas en la industria perfumera.

En este sentido, han calado fuerte los antecedentes dictados por el TJUE en el famoso caso Sieckmann:

“La representación debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (artículo 3, apartado 1, RMUE) y el estado actual de la tecnología no permite la representación de este tipo de marcas con esas condiciones. Además, el RMUE no reconoce la presentación de muestras o especímenes como representación adecuada. La descripción de una marca no puede sustituir a la representación, porque la descripción de un olor o sabor no es clara, ni precisa ni objetiva”.

Si bien es cierto que dicha resolución data del año 2002, también lo es que sigue siendo una cuestión muy controvertida y de todavía dificultosa representación. No obstante, no cabe duda de que, dado el incipiente avance de la tecnología, más pronto que tarde las marcas olfativas terminarán formando parte de nuestra realidad. La pregunta es, ¿será posible registrar una marca olfativa dentro de la industria perfumera y que se “acapare” un olor, de por vida?

Conclusión:

A modo de corolario, y como acostumbramos a recomendar en el amplio mundo del Derecho, cada caso es un mundo y deberá ser analizado de manera individualizada. En lo que sí coincidimos en este caso, es en que se recomienda abordar una estrategia conjunta e integral, de manera que se analicen cada una de las opciones precedentes a la hora de proteger una fragancia, ya que la industria del perfume es una de las más beneficiosas y económicas a nivel mundial y merece una adecuada protección de los derechos de Propiedad Intelectual.

Eduardo Zamora | Sara del Río


[1] La apropiación del olor: la protección del perfume a través del derecho de autor, Sergio Balañá Vicente, 2007.