La modificación ante la EPO de una patente objeto de litigio en curso

enero 2021

El pasado 16 de octubre de 2020, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó una sentencia que consideramos muy interesante y que responde a la pregunta de qué debe suceder en un litigio en curso sobre una patente, cuando ésta se modifica en la Oficina Europea de Patentes.


En efecto, en el momento en el que se publica la concesión de una patente europea en el Boletín de Patentes Europeas, ésta puede validarse en a nivel nacional. Con la presentación de esta validación el titular de la patente puede oponerla a terceros en España. Sin embargo, la patente europea que se valida en España todavía puede ser objeto de oposición por parte de terceros en la EPO. En el marco de esa oposición, puede que la patente se modifique a pesar de haber iniciado ya el pleito.

Esto fue lo que sucedió en el caso que resuelve la sentencia comentada. Corning Opticals presentó una demanda por infracción de patente contra Huawei en base a una patente española, que derivaba de una patente europea. Huwaei contestó la demanda rechazando la infracción y presentó una demanda reconvencional solicitando la nulidad de la patente española. En paralelo, Huwaei presentó una oposición ante la EPO contra la patente europea que servía de base para la patente española.

En primera instancia, el Juzgado consideró que la patente era válida y que existía infracción de la misma. La sentencia se recurrió y llegó a manos de la Audiencia Provincial de Barcelona. Paralelamente, el procedimiento de oposición ante la EPO continuó y acabó comportando la modificación de la patente europea.

Por tanto, la patente española que estaba siendo considerada en segunda instancia pasó a ser diferente a la patente europea que le servía de base, tal y como había sido modificada. Corning presentó una modificación ante la OEPM, con su correspondiente traducción al español. Sin embargo, Huwaei solicitó que la demanda de nulidad se terminara por carencia sobrevenida de objeto y que se declarara que no había infracción de la patente.

Ante la Audiencia Provincial se plantearon dos cuestiones interesantes: La primera, si la modificación de la patente tiene efectos retroactivos o no (ex tunc o nunc). La segunda, si el procedimiento debía continuar, terminarse o reiniciarse.

  1. En relación a la primera cuestión, la Audiencia consideró que tiene efectos retroactivos. Es decir, que los efectos de la modificación se retrotraen al momento de concesión inicial de la patente (siempre que cumpla con los límites legales correspondientes, es decir, que no se modifique de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal y como se presentó y que esa modificación no conlleve una ampliación de la protección que la patente confería). Así lo indica expresamente el artículo 43.5 de la Ley de Patentes.  
  • En relación a la segunda, optó por continuar el procedimiento.

El artículo 120.4 de la Ley de Patentes establece que “[…] cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, su titular podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso”. Este artículo ofrece una solución similar a la que ofrecían los artículos 286 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a hechos nuevos, y el artículo 460.2.3 de la LEC, relativo a la prueba en segunda instancia.

El problema, en este caso, es que el procedimiento judicial estaba en segunda instancia. En ella, las opciones de prueba son limitadas. La Audiencia Provincial considera lo siguiente: “Es cierto que, como consecuencia de la limitación, es posible que el demandado haya perdido la oportunidad de alegar alguna causa de nulidad, que la modificación haya enervado. Pero ello no limita su derecho de defensa, puesto que la modificación o la limitación tiene por finalidad eludir reparos de ese tipo para mantener la vigencia de la patente modificada, sin ampliar el ámbito de protección. Lo importante es que las partes tengan la oportunidad procesal para alegar y probar dichos argumentos sobre la validez del título modificado, para lo que utilizaremos los trámites previstos en los citados artículos de la LEC”.

Esos artículos a los que se refiere la sentencia son el 286 de la LEC y el 460.2.3. de la LEC. El primero de ellos se permite que, si hay hechos nuevos, se puedan formular alegaciones y practicar prueba. El segundo permite que en segunda instancia se practique prueba sobre hechos de relevancia para la decisión del pleito, ocurridos después del comienzo del plazo para dictar sentencia en primera instancia.

En base a esos artículos, la Audiencia emplazó a las partes a que alegaran lo que consideraran oportuno e, imaginamos (aún no se ha hecho público), practicó la prueba pertinente. Es una opción facultada en los citados artículos y que, en principio, parece más acorde con el principio de economía procesal que dar por concluido el procedimiento o enviarlo a primera instancia. Sin embargo, es una opción no exenta de riesgos y que deberá analizarse en cada caso con extrema cautela. En un procedimiento de patente, la prueba es fundamental. El conocimiento que aportan los peritos sobre si los productos controvertidos reproducen los elementos de una o varias reivindicaciones es fundamental. Lo mismo con el análisis de la novedad o actividad inventiva de una patente. Incluso otros argumentos, como la insuficiencia de la descripción o la aplicabilidad industrial, deben analizarse minuciosamente a la luz de lo que aporten los peritos.

Por tanto, una patente modificada debe volver a revisarse minuciosamente. Incluso aunque una modificación no pueda exceder el ámbito de protección de la patente tal y como fue solicitada. ¿Qué sucede si se han quitado elementos de una reivindicación? Sin esos elementos, ¿la patente sigue implicando actividad inventiva? Son cuestiones fundamentales para un procedimiento de patente y sobre ellos deberá practicarse una prueba tan exhaustiva como en primera instancia. Además, la resolución que se dicte en segunda instancia ya no podrá apelarse más que ante el Tribunal Supremo, dentro de las causas tasadas que lo permiten. Por tanto, es una solución no exenta de retos y problemas que habrá que ver cómo se van solventando en nuestros tribunales. De momento, la opción de la Audiencia Provincial de Barcelona es la de continuar con el procedimiento, incluso si está en segunda instancia.