El agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina

julio 2021

El derecho de marcas, al igual que prácticamente cualquier derecho, tiene límites. Uno de estos límites, cuando hablamos de normativa marcaria, es el agotamiento del derecho de marca.

¿Qué es el agotamiento del derecho de marca?

A modo de introducción, definimos el agotamiento del derecho de marcas como una limitación a los derechos exclusivos de Propiedad Industrial que una marca le concede a su titular y que consiste en que, una vez que se haya comercializado (por primera vez) un producto o servicio – que se distinga con una determinada marca/signo distintivo – se extinguen para estos ciertas prerrogativas. Esto es, en pro de la libre circulación de las mercancías y de la libertad de comercio, el control que podrá ejercerse después de la primera venta por parte del titular, en cierto modo, se agota.

El efecto principal de esta figura, por tanto, es la pérdida del control por parte del titular sobre las distribuciones posteriores que se realicen de dicho bien ya que, una vez que se encuentre dentro del mercado, se entiende que se ha agotado la posibilidad de impedir la comercialización y distribución del mismo (por parte de su titular, claro), puesto que ya se encuentra inserto en la actividad comercial. En otras palabras, un tercero que ha adquirido un determinado producto, que se distingue por una marca, puede distribuirlo posteriormente en el mercado a otro tercero.

¿Cómo funciona el agotamiento de marca en la Comunidad Andina?

La Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma supranacional para los países de la región que regula los aspectos de la Propiedad Industrial en dicho territorio, nos dice en su artículo 157 que:

“los terceros podrán sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.

Este precepto persigue garantizar la distribución de las marcas de manera que no se impida la evolución del comercio de forma óptima y eficaz, bajo el paraguas del principio de la buena fe.

Es más, continúa el mencionado artículo poniendo de manifiesto que el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar (inclusive en publicidad comparativa), ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de tales productos o servicios. Y lo mismo para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivo.

De este modo, la normativa amplía el espectro de protección que conlleva, inevitablemente, la actividad comercial, constituida esencialmente por las actividades publicitarias y dirigidas a la divulgación del producto para lograr una comercialización posterior del producto de lo más eficaz, así como para salvaguardar la debida competencia.

A su vez, el artículo 158 de la mencionada Decisión centra ya su protección directamente en el agotamiento de este derecho cuando nos dice:

El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas”.

La norma es clara: el agotamiento del derecho de marca comienza en el momento de la puesta del producto en el comercio. A partir de dicho instante, cualquier tercero podrá realizar actos en el comercio sin necesidad de solicitar el consentimiento del titular o de una persona autorizada o económicamente vinculada a él.

Ejemplo: CASO TOYOSA, S.A. vs EXPOMOTOR. Proceso 452-IP-2017:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tuvo la ocasión de pronunciarse sobre este derecho en el caso TOYOSA, S.A. vs EXPOMOTOR, en el que interpretó el anteriormente mencionado artículo 158 señalando que la importación paralela es la que efectúa legalmente un importador distinto al representante o al distribuidor autorizado; es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima pero fuera de la cadena comercial oficial. No obstante, lógicamente son necesarios una serie de requisitos que el propio Tribunal manifestó en dicha decisión, y que son:

1. Que la importación sea efectuada por un importador distinto al representante o al distribuidor autorizado;

2. que el producto importado sea original;

3. que dicho producto se encuentre fuera de la cadena comercial oficial;

4. que el producto importado haya sido adquirido de forma lícita en el mercado de otro país; y

5. que el producto se haya vendido por el propio titular del derecho, o por persona con su consentimiento, o por una persona económicamente vinculada al titular.

Es fundamental este último punto porque cuando hablamos del agotamiento de marca, efectivamente nos referimos a que no es necesario el consentimiento del titular para la distribución del producto o servicio, no obstante, una vez que ya dicho bien se haya introducido en la actividad comercial; es decir, una vez que se haya producido la primera venta, para la que sí es necesaria por supuesto el consentimiento del titular.

De este modo, lo que se pretende es fomentar la libre circulación de bienes y servicios y respetar el Derecho de Competencia. Por ello se impide que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como sus formas de comercialización.

Es por ello que el Tribunal señala que “las importaciones paralelas promueven una mayor competencia “intramarca” en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios”.

Acceso a la Interpretación Prejudicial completa del caso: aquí.

Conclusión

La normativa relativa al agotamiento del derecho de marca en la CAN se trata de una normativa común para todos los países que la componen, y que no es excesivamente tajante en la limitación de esta figura jurídica solo a la región, sino que en cierto modo es flexible al establecer disposiciones que configuran un marco de carácter más internacional.

Por ello, estas disposiciones, como hemos mencionado, buscan ser uno de los principales pilares en la protección del libre comercio y la debida competencia, impidiendo restricciones y controles que restrinjan la actividad propia del comercio.

La inmensa mayoría de disposiciones en el tema son el resultado de las necesidades propias de los esquemas multinacionales de integración, que ven en las dinámicas propias de la globalización, la tarea de adoptar reglamentaciones comunes de carácter internacional que faciliten y protejan la actividad comercial propia de los Estados y sus vecinos regionales. Es por esta razón que el agotamiento del derecho de marca en la CAN no es solo una manifestación moderna de la evolución de las dinámicas comerciales y de mercado, sino que se constituye, a su vez, en clara manifestación de concertación internacional, donde se traspasan las fronteras de los mercados internos para adaptar las condiciones propias, no solo de los Estados sino de los esquemas regionales, a las nuevas condiciones jurídico – comerciales de las relaciones internacionales[1].

Eduardo Zamora | Sara del Río.


[1] El agotamiento del Derecho de Marca, Jorge Eduardo Vásquez Santamaría (Opinión Jurídica, Vol. 6, No. 12, pp. 123-137 – ISSN 1692-2530 – Julio-Diciembre de 2007 / 208 p. Medellín, Colombia)