Arte y marcas: ¿existe la posibilidad de convertir una obra artística en un activo intangible?

marzo 2021

En nuestro anterior artículo os hablábamos acerca del concepto de los derechos de autor y su protección* que, como ya sabemos, incluyen las obras artísticas y literarias, e incluso las científicas. Pero, ¿qué ocurre si quiero aprovecharme de una de esas obras como imagen de empresa y convertirla en mi marca?

Para responder a esta pregunta hay que partir en primer lugar de que, la obra en cuestión, deberá pertenecer al dominio público, puesto que, en el caso de vivir su autor en el momento presente o en el supuesto de que todavía no hubiera transcurrido el plazo de 70 años legalmente establecido tras su muerte – al menos en Europa –, todos los derechos, lógicamente, pertenecerán al autor de la obra, o, en su caso, a sus herederos. Dicho esto, partamos entonces, para hacerlo más fácil, de una pregunta real:

¿Y si quiero abrir mi propio restaurante y como imagen de marca quiero utilizar a “La Gioconda”?

Si atendemos únicamente al requisito del plazo anteriormente mencionado, técnicamente no habría ningún problema ya que hace unos cuantos años, que superan con creces los setenta, que Leonardo da Vinci nos ha dejado, pero por supuesto la cosa no termina aquí.

Lo primero que debemos tener en cuenta, antes de precipitarnos con que una obra de arte se encuentre en el dominio público, son los requisitos necesarios para registrar una marca, así como sus prohibiciones. En este sentido, la Directiva (UE) 2015/2436 en materia de marcas nos dice en su artículo tercero que “podrán constituir marcas todos los signos especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas; y b) ser representados en el registro de manera tal qe permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares”.

Volvemos entonces, a la distintividad de la marca*, esa gran sine qua non cuando hablamos de registrar una marca. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo: la protección como marca de una obra de arte que se encuentre en el dominio público no va a resultar posible si existe una falta de carácter distintivo en cuanto a signo indicador del origen empresarial de los bienes o servicios. Esto es, no puedo registrar como marca para mi restaurante la imagen de “La Gioconda” si no he conseguido una distintividad con respecto a dicha obra para que el consumidor la relacione con mi restaurante. Pero la cuestión se complica todavía más, porque tampoco termina aquí.

¿Y si he conseguido – sorprendentemente – la distintividad de la marca en relación con la obra de arte en cuestión y el consumidor medio la vincula con mi origen empresarial?

La Unión Europea ha tratado de encontrar una base más sólida para oponerse a la apropiación de las obras que forman parte del dominio público como marca, además de la falta de distintividad, cuando se trata de obras de gran valor artístico y cultural, como sería, por ejemplo, el caso de “La Gioconda”. Y esa base, sería: las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres” (artículo 4.1., letra f) de la Directiva). Y es que, además, tanto la legislación como la jurisprudencia de la UE establecen claramente varias salvaguardias contra la acumulación disfuncional en relación con la superposición de los derechos de autor y las marcas:

1.Una de ellas es la función de la marca como medio para imponer límites adecuados a la concesión y el alcance de la protección que, cada vez más, por lo que respecta a su concesión y mantenimiento, se centra en el uso del signo como marca para indicar el origen de los productos o servicios, y no en el uso del signo por su valor expresivo y creativo. Dicho con otras palabras, no importa la creatividad o la estética de la marca, sino más bien que distinga y diferencie el producto o servicio que representa; por lo que, en este sentido, no debería ser posible registrar un signo con valor cultural (y, por lo tanto, perpetuar la protección de los derechos de autor, ya caducada, a través de la ley de marcas).

2. Otra salvaguardia sería que, si es improbable que una obra protegida por derechos de autor sea percibida como una marca, no debería ser protegida. Este sería el caso, por ejemplo, de aquellas obras que se perciban principalmente como una obra de arte y no como una indicación del origen comercial.

3. También cabe mencionar que el derecho de marcas reconoce una serie de exclusiones del registro, independientemente de si existe carácter distintivo o no, como la exclusión opcional de los signos de alto valor simbólico (artículo 4.3., letra b) de la Directiva), entre las que podrían entenderse incluidas las obras de arte que tienen este estatus particular.

Con todo, estos principios del derecho de marcan nos sugieren que la extralimitación o la sobreprotección que pueda resultar del solapamiento entre los derechos de autor y los derechos de marca, deberían resolverse, siempre que sea posible, dentro del ámbito del derecho de marcas, sin tener que recurrir a la aplicación de una norma externa. De este modo, se puede decir que una aplicación sólida de dichos principios básicos de la legislación marcaria debería ser suficiente para proteger el dominio público sin necesidad de tener que recurrir al artículo 4.1., letra f), recordamos, “las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres”.

No obstante, es comprensible que existan razones para temer que, en determinados supuestos, los tribunales tengan ciertas dificultades para utilizar el derecho de marcas de forma eficaz y coherente – cuando a protección de obras de arte como marca se refiere – y por tanto, tengan que recurrir al motivo absoluto de orden público. Pero, en todo caso, que dicho registro como marca sea contrario a las buenas costumbres dependerá finalmente de cómo se percibe esa obra de arte en el país miembro y si el registro como marca puede entenderse como una suerte de profanación de la obra – no olvidemos el carácter territorial de las marcas – por lo que, finalmente, el juicio de valor corresponderá al órgano nacional, siempre teniendo en cuenta:

1. La medida en que el uso como marca puede desdibujar el significado cultural genuino del signo en cuestión y disminuir su valor en el contexto del uso con fines culturales;

 2. La medida en que el derecho de marca impediría la libre disponibilidad, comunicación, adaptación y nuevos usos de la obra de arte de dominio público;

3. Y la medida en que el registro daría al solicitante una ventaja competitiva desleal porque podría aprovecharse de las connotaciones y asociaciones positivas que el signo ya tiene debido a su especial valor cultural[1].

Para terminar, siempre mejor con un ejemplo práctico, resulta que la hipótesis que sugeríamos al principio de registrar la imagen de “La Gioconda” como marca no es, o no ha sido, tan descabellada ni casual. La famosa decisión sobre la Mona Lisa del Tribunal Federal de Patentes alemán, es un claro ejemplo de ello: Este supuesto se refería a un intento de registrar la tan conocida Gioconda del cuadro de Leonardo da Vinci como marca, pero, como resultó predecible, fue denegado porque el solicitante no había demostrado el carácter distintivo requerido, alegando el Tribunal, en este caso en concreto, que el cuadro era utilizado con frecuencia con terceros en la publicidad y, por lo tanto, el consumidor medio consideraría a la Mona Lisa como un mero instrumento publicitario y no como una indicación de procedencia u origen empresarial de sus productos o servicios.

Sin embargo, el Tribunal alemán no estaba dispuesto, en aquel caso en concreto, a aceptar el argumento adicional de que el registro de “La Gioconda” era contrario al orden público, ya que la apropiación de dicha obra sobre la base de la ley de marcas no violaría el principio de que las expresiones culturales deben permanecer a libre disposición del público después de la expiración de los derechos de autor; sino que, la invocación de este motivo de denegación absoluto en casos como este, requeriría una ampliación de su alcance.

En lugar de preguntarse si el signo, o la relación entre el signo y los productos o servicios, es ofensivo, el conflicto con el orden público o la moralidad tendría que derivarse del hecho de que se intente emplear la protección de la marca como vehículo para reapropiarse de un signo que ha entrado en el dominio público y, en consecuencia, cualquier intento de incursionar en el dominio público mediante la adquisición de derechos de marca podría considerarse contrario al orden público.

Sea como fuere, lo cierto es que debemos poner en valor la protección de la libertad artística y dejar que los autores de tan icónicas obras, que en paz descansen, continúen evocando la esencia de la época promoviendo su legado cultural y, mientras tanto, seguir contribuyendo – los nuevos artistas – a la historia del arte, que es una de las mejores disciplinas que el ser humano ha creado, con su estilo propio. Del mismo modo en el que, las empresas, deben darles personalidad y expresión propia a sus marcas.


[1] «Protección de la marca de las obras de dominio público: Un comentario sobre la solicitud de una opinión consultiva del Tribunal de la AELC Asunto E-05/16 – Junta noruega de apelación de los derechos de propiedad industrial – recurso del municipio de Oslo» European Copyright Society, 1 de noviembre de 2016.

Eduardo Zamora / Sara del Río